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理论实践 楚天法治 关于复审依职权审查范围的思考刘雪莲王娜(国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心,北京 )【摘要】复审程序既是因专利申请人对驳回决定不服而启动的救济程序,又是专利审批程序的延续,只有准确把握“救济”与“延续”的尺度,才能够正确贯彻执行复审审查的合法原则、公正执法原则、请求原则、听证原则等,其中涉及上述尺度把握的一个重要影响因素,就是复审程序中的依职权审查.本文结合 专利法 专利审查指南 中的相关规定,对复审依职权审查范围的把握进行了分析并给出建议.【关键词】复审程序;依职权审查;明显实质性缺陷复审程序既是救济程序又是专利审批程序的延续，而“救济”与“延续”是相互影响的两个对立面，就像天平的两端，无论侧重哪一端都会导致天平的失衡，过度考虑救济程序则可能导致审查程序的不合理延长，而过度考虑专利审批程序的延续，则可能会导致审查程序中审级的损失。只有把握好天平两端的尺度，尽量找到两者之间的平衡点，才能够真正落实复审审查合法、公正的原则。在复审审查程序中，影响“救济”和“延续”相平衡的一个重要因素是复审依职权审查的范围，也就是说，依职权审查范围限制过小或无依职权审查权限，则不利于审批程序的延续，而依职权审查的权限过大则又可能会导致审级的损失。本文通过具体复审案例的审查方式，并结合专利法 专 利审 查 指南中的相关规定，对复审依职权审查范围的合理把握进行剖析，并给出相应的建议，希望能够对复审审查工作有所帮助。一、复审依职权审查的含义案例：实质审查程序中的审查意见通知书以及驳回决定，都是使用对比文件作为最接近现有技术评价权利要求的新颖性/创造性，对比文件仅用于评价部分从属权利要求的附加技术特征，复审请求人提出复审请求时，强调对比文件与该案存在区别，在前置审查程序中，实质审查部门仍坚持驳回决定。合议组在审阅了该案的全部文件后，认为前审对对比文件的事实认定不准确，而相比之下使用对比文件作为该案的最接近现有技术更为合适，并以此评价全部权利要求的新颖性/创造性而发出复审通知书，在复审通知书中不再使用对比文件。复审请求人针对复审通知书答复时，指出：驳回决定中使用对比文件作为最接近的现有技术，而复审通知书中使用新的对比文件作为最接近的现有技术，并由此作出不利于复审请求人的审查意见，合议组使用了之前未通知过复审请求人的新理由，该选用新的对比文件是不恰当的，复审通知书并不是针对驳回决定所依据的理由和证据，也不是解决驳回决定带来的争议。很明显，专利请求人对合议组的处理方式是不认可的。对于该案的审查方式，目前，存在两种不同的观点：第一种观点认为，鉴于对比文件为前审驳回决定中已使用过的对比文件，并非复审阶段引入的新证据，且合议组通过合议认为单独使用该对比文件，而不用增补新的对比文件，就能够影响该案权利要求的新颖性/创造性。那么为了避免审查程序的震荡，提高审查效率，应当依职权以该对比文件作为最接近现有技术发出复审通知书以简化审查程序，否则以对比文件事实认定错误为由撤销驳回决定的话，该案可能会被二次驳回。第二种观点认为，复审程序中审查的内容应当是判断前审审查工作的正确与否，如果合议组认为该案中对比文件不能评价权利要求的新颖性/创造性，那么就说明前审的审查意见存在缺陷或错误，应当以此为由撤销驳回决定，由前审继续进行审批程序，以避免审级的损失。要明晰上述问题，应当首先对专利法 专利审查指南中的相关规定进行梳理。专利审查指南 第四部分第二章引言部分规定：复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时，也是专利审批程序的延续。因此，一方面，专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；另一方面，为了提高专利授权的质量，避免不合理地延长审批程序，专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。其中，“一般”给出了复审审查的普遍审查范围为驳回决定所依据的理由和证据，“可以”指出了复审审查过程中合议组还具有一定的自由裁量权。即依职权审查是以异于驳回决定的新理由或新证据，对案件的事实进行审查，但是该新理由或新证据仅限于驳回决定未提及的明显实质性缺陷，若非驳回决定未提及的明显实质性缺陷，则不属于复审程序依职权审查的范围。而对于什么是“驳回决定未提及理论实践 楚天法治 的明显实质性缺陷”，不同的合议组有不同的理解。因此，导致实际复审审查过程中的处理方式存在较大差异。由此可见，“驳回决定未提及的明显实质性缺陷”是判断复审依职权审查范围是否得当的关键点，也是找到“救济”与“延续”之间的平衡点的关键。关于“驳回决定未提及的明显实质性缺陷”，专利审查指南 第四部分第二章中给出了解释：()足以用在驳回决定作出前，已告知过申请人的其他理由及证据予以驳回的缺陷。()驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。上述第()条以及第()条中的“驳回决定未指出的明显实质性缺陷”容易判断，在实际的复审程序中执行相对一致。对于上述第()条中的“与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷”，这是争议较大的条款，正如之前的案例提到的，性质相同的缺陷是否可以扩大到只要是评价创造性便为性质相同的缺陷，更换对比文件或改变对比文件的组合是否需要考虑，新颖性和创造性是否可认为是性质相同的缺陷，检索报告中给出但未在审查意见通知书中使用的文献是否可认为是前审中使用的证据等。对此，笔者认为上述第()条可以从以下几个方面进行考虑：()明显不属于专利保护客体、明显不具备实用性、明显公开不充分以及明显修改超范围的。()明显存在无法对复审请求进行有效审查的缺陷的，例如，权利要求严重不清楚，导致无法确定以及预估其保护范围。()驳回决定仅指出某些权利要求存在缺陷，而未指出其他权利要求存在同样的缺陷，不引入对所述缺陷的审查将得出不合理审查结论的。()复审文本中存在与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷，且不需要引入新的证据的情形，对此方面，笔者的理解是新颖性和创造性为性质相同的缺陷，证据的改变(例如，更换对比文件或改变对比文件的组合)并不会成为判断是否是性质相同的缺陷的障碍。因此，属于依职权审查的范围，但合议组无权引入新的对比文件，即使该新的对比文件是检索报告中给出的A类文献，甚至是检索报告中给出的但未在实质审查过程的审查意见通知书中引用的X Y类文献，因为复审请求人对该对比文件或对比文件的组合完全没有预期。上述第()条明确给出了四种属于明显实质性缺陷的情况。上述第()、第()条涉及无法继续进行有效的审查，或得出合理的审查结论缺陷的情况，即审批程序无法继续进行的情况。上述第()条涉及如果撤回驳回决定，回到前审，前审还会以现有的证据对该案进行二次驳回。如此一来，很容易理解之所以有上述几方面的考虑，就是因为在上述情况下进行依职权审查，既实现了审查程序的延续又不会导致审级的损失。返回案例，实质审查程序中各次审查意见通知书，以及驳回决定中都评价了权利要求的新颖性/创造性，且对比文件在各次审查意见通知书以及驳回决定中都引用过，并非复审阶段引入的新证据。复审请求人对对比文件所公开的内容已经较为熟悉，对审查意见具有一定的预期，合议组通过合议认为单独使用该对比文件，而不用增补新的对比文件，就能够影响全部权利要求的新颖性/创造性。即该缺陷可认为是与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷，那么为了避免审查程序的震荡，提高审查效率，合议组应依职权以该对比文件作为最接近现有技术发出复审通知书，以节约审查程序。否则以对比文件事实认定错误为由撤销驳回决定的话，该案可能会被二次驳回，导致审查程序震荡。二、复审依职权审查的典型案例(一)已告知过申请人的其他理由及证据予以驳回的缺陷案例：实质审查程序中的第一次审查意见通知书中指出，申请日提交的权利要求 不具备创造性，申请人对权利要求的修改超范围，最终前审以权利要求修改超范围为由将该案驳回，复审请求人在提交复审时，将权利要求书改为申请日提交的权利要求 ，合议组在审阅了该案的全部文件后，认为 第 一 次 审 查 意 见 通 知 书 中 对 权 利 要 求 的 评 述正确。虽然该案例中，复审请求人在提交复审时，将权利要求书改为申请日提交的权利要求书，驳回决定中指出的权利要求修改超范围的缺陷已不存在，但是权利要求 不具备创造性的缺陷仍然存在，该缺陷在第一次审查意见通知书中已告知过申请人，属于在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及证据予以驳回的缺陷。因此，合议组应当依职权审查，以权利要求 不具备创造性为由发出复审通知书。(二)发明专利申请驳回决定未提及的明显实质性缺陷案例：实质审查程序中各次审查意见通知书都是仅评价权利要求 的创造性，并以此为由将其驳回，未提及权利要求书修改超范围的缺陷。复审请求人提交复审时，未对申请文件进行修改。合议组在审阅了该案的全部文件后，认为该案在实质审查过程中的对权利要求的修改超范围。权利要求修改超范围属于驳回决定未提及的明显实质性缺陷，合议组应依职权审查，以权利要求修改超范围为由发出复审通知书。如果复审请求人答复复审通知书时，提交的权利要求书克服了修改超范围的缺陷，虽然该权利要求书与驳回决定所针对的权利要求书已经不同，合议组仍应当对新的权利要求书是否具备创造性依职权审查，从而避免审查程序的震荡，提高审查效率。(三)与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷案例：实质审查程序中各次审查意见通知书，以及驳回决定中都是使用对比文件和对比文件，以及结合评价权利要求 的创造性，未评价权利要求的从属权利要求理论实践 楚天法治 的创造性。复审请求人提交复审时，将权利要求上升为新的独立权利要求(相当于在原权利要求中增加原权利要求的附加技术特征)。复审时，合议组在审阅了该案的全部文件后，认为权利要求新增加的技术特征已经被对比文件公开。由于权利要求新增加的技术特征已经被对比文件公开，合议组不需要引入新的对比文件，便可以评价新的独立权利要求的创造性。因此，该缺陷同样属于与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷，合议组应当依职权审查吗？使用对比文件和对比文件结合评价新的独立权利要求的创造性而发出复审通知书，以避免审查程序的震荡。案例：实质审查程序中各次审查意见通知书，以及驳回决定中都是使用对比文件评价所有权利要求的新颖性。复审请求人提交复审时，将说明书的内容加入独立权利要求中形成新的独立权利要求。复审时，合议组在审阅了该案的全部文件后，认为对比文件可以评价所有权利要求的创造性。鉴于对比文件为实质审查过程和驳回决定中已使用过的对比文件，复审请求人对对比文件所公开的内容已经较为熟悉，对审查意见具有一定的预期，合议组不需要引入新的对比文件，便可以评价 所有 权利 要 求的创 造 性。因此，该缺陷同样属于与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷，合议组应当使用对比文件评价所有权利要求的创造性而发出复审通知书，以提高审查效率。(四)其他情况案例：实质审查程序中各次审查意见通知书，都是利用对比文件评价权利要求 的创造性，并以此为由将该案驳回。复审请求人提交复审时未对权利要求书进行修改。合议组在审阅了该案的全部文件后，认为对比文件的事实认定存在错误，对比文件无法评述权利要求的创造性。但是检索报告中提供的另一篇X类文献，可以评价所有权利要求的创造性。虽然新的证据是检索报告中给出的X类文献，但该文献未在实质审查过程的审查意见通知书中引用过，因此，复审请求人对该证据或证据组合完全没有预期，该文献也不能认为是前审引用的对比文件。如果合议组引用该文献，相当于引入了新的文件。而专利审查指南 第四部分第二章规定复审程序中合议组，仅有引入公知常识和公知常识证据的权利，而没有引入新的对比文件的权利。因此，上述情况不属于依职权审查的范围。如果合议组引入该X类文献来评价权利要求的创造性而发出复审通知书，会导致专利请求人丧失了再次进行行政复议的机会，造成审级的损失，明显过于偏重“延续”而轻视“救济”。三、结束语复审审查程序中合理把握依职权审查可以避免审查程序的震荡，提高审查效率。但需要提醒的是，依职权审查的范围也仅限于“驳回决定未提及的明显实质性缺陷”，而不能任意扩大依职