“使用环境特征”的辨识与思考_姚建军.pdf

2023 年第 2 期专题研讨Feature“使用环境特征”的辨识与思考文 /姚建军摘要：“使用环境特征”在我国专利法 专利法实施细则中并无明确规定。自“岛野诉日骋”案1之后，涉及“使用环境特征”的专利侵权纠纷时有发生，各级法院基本上遵从“岛野诉日骋”案的裁判要旨，但对专利权利要求中的“使用环境特征”的辨识仍然见仁见智，影响社会公众对这类权利要求保护范围确定的合理预期。值得注意的是权利要求（特别是产品权利要求）撰写或审查中，为何将请求保护的主题（对象）以外的特征写入，法院在解释权利要求时，如何辨识“使用环境特征”，特别是当权利要求撰写中某个特征与其他结构特征并列出现时，如何准确理解发明撰写人的本意，精准辨识“使用环境特征”，在“岛野诉日骋”案后的今天，更加值得业内认真回顾、探讨与思考。作者简介：姚建军，西安市中级人民法院法官。1.参见最高人民法院(2012)民提字第 1 号民事判决书。2.2013 年北京市高级人民法院专利侵权判定指南。关键词：使用环境特征；权利要求；必要技术特征一、“使用环境特征”的法律概念“使用环境特征”并非专利法固有的概念，其适用的历史路径与“功能性特征”一样，系经过司法实践确认而最终为司法解释所吸收，进而成为一项具有约束力的规则。“使用环境特征”最早出现在最高人民法院（2012）民提字第 1 号民事判决书（株式会社岛野诉宁波日骋工贸有限公司侵害发明专利权纠纷案）。该判决对“使用环境特征”作出了如下定义：专利法意义上的“使用环境特征”是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或条件的技术特征。2013 年北京市高级人民法院（以下简称：北京高院）发布的专利侵权判定指南（2013）第 22 条规定，写入权利要求的“使用环境特征”属于必要技术特征，对专利权保护范围具有限定作用。“使用环境特征”是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征2。2016 年最高人民法院颁布了最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（以下简称：专利侵权司法解释二），其第十六条以否定之否定的形式规定，被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中“使用环境特征”所限定的使用环境的，法院应742023 年第 2 期专题研讨Feature当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围3。2017 年北京高院发布了专利侵权判定指南（2017）（以下简称：指南（2017），其对专利侵权判定指南（2013）有关内容进行了丰富，关于“使用环境特征”，指南（2017）进一步规定：写入权利要求的“使用环境特征”对专利权的保护范围具有限定作用。被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的“使用环境特征”，而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。但是，专利文件明确限定的技术方案仅能适用于该“使用环境特征”，有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的，则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围4。另外，按照技术特征所限定的具体对象不同，技术特征可分为直接限定专利技术方案本身的技术特征，以及通过限定专利技术方案本身之外的技术内容来限定专利技术方案的技术特征。前者一般表现为直接限定专利技术方案的结构、组分、材料等，后者则表现为限定专利技术方案的使用背景、条件、适用对象等，进而限定专利技术方案，因而被称为“使用环境特征”。常见的“使用环境特征”多表现为限定专利技术方案的安装、连接、使用等条件和环境。鉴于专利要求保护技术方案的复杂性，“使用环境特征”并不仅仅限于那些与被保护技术方案安装位置或连接结构直接有关的结构特征。对产品权利要求而言，用于说明有关被保护技术方案的用途、适用对象、使用方式等的技术特征，也可能属于“使用环境特征”。写入权利要求的“使用环境特征”属于权利要求的必要技术特征，对于权利要求的保护范围具有限定作用，“使用环境特征”对于专利权保护范围的限定程度需要根据个案情况具体确定。通常被诉侵权技术方案可以适用于“使用环境特3.2016 年最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）。4.2017 年北京市高级人民法院专利侵权判定指南。征”所限定的使用环境的，即可视为其具备该“使用环境特征”。2012 年最高人民法院审结了株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司专利侵权再审案（以下简称：“岛野诉日骋”案）。涉案专利权利要求 1 的保护主题是“自行车后换挡器支架”，但是该权利要求 1 还限定了该后换挡器支架之外的“用以连接的后换挡器以及自行车车架”的具体结构。这些关于后换挡器支架所连接的后换挡器及自行车车架的特征，实际上限定了后换挡器支架所使用的背景和条件，属于“使用环境特征”。最高人民法院指出：“凡是写入权利要求的技术特征，均应理解为专利技术方案不可缺少的必要技术特征。对专利保护范围具有限定作用。在确定专利保护范围时必须加以考虑。已经写入权利要求的使用环境特征属于权利要求的必要技术特征，对于权利要求的保护范围具有限定作用。”自“岛野诉日骋”案后，使用环境特征受到最高人民法院的高度重视。专利侵权司法解释二第九条首次以司法解释的形式对“使用环境特征”进行了明确的规定。总体而言，即便司法案例以及规范性文件对“使用环境特征”进行了归纳总结，并给出了界定，但不可否认的是这种界定的边界仍旧过于模糊和粗糙。笔者认为“使用环境特征”实际上是描述发明和实用新型专利中发明主题涉及的全部或部分结构内容安置于其他结构或与其他结构连接从而实现发明目的的特征。综上所述，“使用环境特征”具有以下三个特点，一是“使用环境特征”只用于对发明、实用新型专利权利要求的解释，不涉及外观设计；二是“使用环境特征”中的位置信息、连接关系等已经体现在权利要求之中，需要将其与其他必要技术特征一并进行解释；三是是否属于“使用环境特征”需要根据发明主题、现有技术、权利要求、说明书以及审查历史等进行综752023 年第 2 期专题研讨Feature合判断。二、适用“使用环境特征”规则的典型案例及其认定标准专利保护范围是由权利要求界定的。对于产品权利要求的撰写应采用结构性的特征来限定。司法实务中，权利要求中还可能出现了结果（结构特征以外的限定，例如安装位置或环境）。如何看待写入权利要求中的结果特征以外的限定内容，这些内容对于确定保护范围有何影响，便成了权利要求解释的“兵家必争之地”。在“岛野诉日骋”案中，涉案专利5权利要求 1 请求保护的主题为“一种自行车后换挡器支架”，见涉案专利附图所示：该案件所涉专利为“后换挡器支架”，授权公告号为 CN1095781C。2004 年 8 月涉案专利权利人株式会社岛野以侵犯涉案专利权为由将宁波日骋公司诉至宁波市中级人民法院（以下简称：宁波中院），认为其生产销售型号为 RD-HG-30A、RD-HG-40A 自行车后拨链器（以下简称：被控侵权产品）使用的有关技术落入了涉案专利保护范围，请求宁波中院：判令日骋公司立即停止制造和销售侵权产品；立即销毁所有剩余侵权产品、侵权产品宣传资料以及制造侵权产品的专用模具，并删除互联网上5.株式会社岛野是专利号为 ZL94102612，发明名称为“后换挡器支架”的专利权人，该专利申请日为 1994 年 2 月 3日，优先权日为 1993 年 2 月 3 日；授权公告日为 2002 年 12 月 11 日。有关侵权产品的广告；赔偿株式会社岛野经济损失 30 万元。日骋公司答辩认为涉案专利保护的是改进的车架后叉端、后拨链器及其装配方案。被控侵权产品不涉及自行车车架，用户可以根据自己的意愿将其安装到任何地方，因此被控侵权产品并未覆盖涉案专利全部技术特征，故不构成侵权。本案的核心争议焦点在于如何解释涉案专利权利保护范围。查阅涉案专利审查历史可知，涉案专利在审查中为使涉案专利满足新颖性、创造性的要求，曾根据审查员的要求对权利要求 1 进行了两次修改。第一次修改时，株式会社岛野在涉案专利部分前序中增加了“所述自行车车架具有形成在自行车车架的后叉端(51)的换挡器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)”的内容，以此限定自行车车架的结构；继而在第二次修改时，株式会社岛野更进一步对后换挡器和自行车车架的结构、后换挡器支架与二者的连接方式都进行了详细限定。最终授权文本权利要求 1 中前序部分的表述为：“一种用于将后换挡器(100)连接到自行车车架(5O)上的自行车后换挡器支架，所述后换挡器具有支架件(5)、用于支撑链条导向装置(3)的支撑件(4)、以及一对用于连接所述支撑件(4)和所述支架件(5)的连接件(6、7)，所述自行车车架具有图 1 ZL94102612.4 中将后换挡器支架连接到自行车车架上的示意图762023 年第 2 期专题研讨Feature形成在自行车车架的后叉端(51)的换挡器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)”涉案专利权利要求 1 的特征部分（“其特征在于”之后）为“所述第一连接结构(8a)和所述第二连接结构(8b)的布置应使所述支架体(8)安装在所述后叉端(51)上时，所述的第一连接结构(8a)提供的连接点是在所述第二连接结构(8b)提供的连接点的下方和后方。”2005 年 3 月 15 日一审法院就本案作出民事判决，认为涉案专利中的本体结构与自行车车架结构在解释权利要求时均有限定作用，且株式会社岛野基于审查意见对涉案专利权利要求进行修改就已经使得该技术特征成为这个完整技术方案不可分割的一部分。法院在确定涉案专利权利要求保护范围时必须严格按照权利要求涵盖的内容，不得任意做扩大或限缩解释。基于禁止反悔原则，专利权人不能为了获得专利权而根据现有技术增加有关技术特征，或明确了有关技术术语等，缩小涉案专利保护范围，待其行使权利时却做出相反的解释，随意使得涉案专利权利保护范围扩大。本案中由于被控侵权产品尚未被安装在自行车上，因此不具备权利要求 1（前序）中的“所述自行车车架具有形成在自行车车架的后叉端（51）的换挡器安装延伸部（14）上的连接结构（14a）”的技术特征，也不清楚具体的安装方式。因此，一审法院认为被诉侵权产品没有落入涉案专利权利要求所保护的范围，被告不构成侵权。株式会社岛野不服一审判决，向浙江省高级人民法院（以下简称：浙江高院）提出上诉。2005 年 10 月 28 日浙江高院作出的民事判决思路与一审并无本质不同，其认为涉案专利权利要求包括结构特征和安装特征，本案焦点问题在于被控侵权产品是否具有涉案专利中的安装特征，即是否具有（1）后叉端的自行车车架；（2）安装在车架后叉端的延伸部上。由对比可知被控侵权产品仅有涉案专利中的结构特征，考虑到日骋公司没有进行安装行为，且该被控侵权产品也可以使用涉案专利限定的其他方式进行安装，因此被控侵权产品不具有专利权利要求中的安装特征，没有落入本案专利保护范围，不构成专利侵权。株式会社岛野不服二审判决，向最高人民法院提出再审申请。最高人民法院于 2005 年 10月 28 日作出民事裁定，指令浙江高院再审。浙江高院于 2010 年 8 月 26 日作出再审民事判决，维持该院二审民事判决。株式会社岛野不服再审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2012 年 12 月 11 日作出终审判决，撤销一审、二审和再审判决。最高人民法院否定了前序程序中将关于后换挡器支架所连接的后换挡器及自行车车架的特征解释为“安装特征”的观点，其首先认为以上特征对权利要求具有限定作用，但该特征并非“安装特征”，而是“限定了后换挡器支架所使用的背景和条件”，进而认为该特征属于“使用环境特征”。由此最高人民法院首次在个案中引入了“使用环境特征”这一概念，即“使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征。”本案专利的保护主题是“自行车后换挡器支架”，但是权利要求 1 在描述该后换挡器支架结构特征的同时，也限定了该后换挡器支架所用以连接的后换挡器以及自行车车架的具体结构。这些关于后换挡器支架所连接的后换挡器及自行车车架的特征实际上限定了后换挡器支架所使用的背景和条件，属于“使用环